[IP노믹스]<칼럼>김승열 변호사 "특허명세서 작성에 신중을"

특허 출원에 필요한 서류는 행정사항을 기재하는 특허출원서와 부속 서류다. 부속 서류는 명세서, 요약서 및 필요한 도면 등을 말한다. 이 가운데 특허 권리범위를 결정하는 것은 특허 청구범위(claims)다. 청구범위를 포함한 명세서 작성이 가장 중요한 이유다.

변호사 김승열 대한중재인협회 수석부협회장(차기회장지명인) ksy@lawksy.com
변호사 김승열 대한중재인협회 수석부협회장(차기회장지명인) ksy@lawksy.com

특허명세서는 다시 네 부분으로 나뉜다. 발명의 명칭, 발명의 상세한 설명, 특허청구범위, 도면의 간단한 설명 등이다. 이 가운데 발명의 상세한 설명은 기술 분야, 배경 기술, 발명의 내용(해결 과제), 과제 해결수단, 효과, 발명 실시를 위한 구체적 내용, 실시예, 산업상 이용가능성 등으로 구성된다. 명세서 작성은 전문가 도움이 절대적으로 필요하지만 잠재적 특허권자도 기본지식을 숙지하는 것이 바람직하다. 우리나라에서 특허무효율이 높은 원인에는 특허출원권자의 지식 부족도 포함된다.

먼저 특허 보호범위는 청구범위에 기재한 사항으로 결정한다는 원칙을 제대로 이해할 필요가 있다. 상세한 설명에만 포함하고 청구범위에 기재하지 않은 사항은 특허 보호범위를 벗어난다. 또한 청구범위에 기재해도 상세한 발명으로 뒷받침하지 않으면 보호 받기 어렵다. 즉 출원 당시 기술 수준에 입각해 발명의 상세한 설명 및 출원 결과 등을 고려해 기술적 의미를 이해한 상태에서 확정한 기술 범위를 특허 보호범위 기준으로 삼는 것이다.

다만 법원은 예외적으로 청구범위에 기재하지 않아도 균등론에 의해 특허 보호범위가 미칠 수 있다고 판시했다. 판례가 제시한 요건은 5가지다. 양 발명의 과제 해결원리와 치환된 구성요소 동일성, 치환 용이성, 출원 당시 쉽게 도출할 수 없는 어려움, 특허 출원 시 의식적인 제외 등 특별사정 부재 등이다. 이때 청구범위는 발명의 상세한 설명으로 뒷받침하고, 명확하고 간결하게 기재해야 한다. 이렇게 해야 특허 보호범위를 명확히 할 수 있다.

청구범위는 독립항과 종속항으로 구성된다. 여러 개 항 중 하나라도 거절 사유가 있으면 모두 출원이 거절된다. 이러한 위험을 방지하려면 추후 분할출원 절차 등을 거치는 것이 효과적이다. 이때 각 항은 단순 나열이 아니라 구성요소 간 결합관계를 명확히 기재해야 한다. 또 중복되거나 불명확한 표현은 삼가야 한다. “특히” “필요에 따라” 등의 표현은 기준이나 정도가 불명확하다. 지시대상도 명확하게 특정해야 한다.

그리고 “…시스템” 또는 “공정과 방법”이라고 기재한 경우 발명의 범위가 명확하지 않은 것으로 볼 수 있다. 특허청구범위는 기재유형을 특별히 정하지는 않으므로, 발명의 특성에 따라 출원인이 자유롭게 설명해야 한다. 발명의 상세한 설명에서는 발명이 속하는 기술 분야 통상 지식·기술을 가진 사람이 해당 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재해야 한다.

미국 현지 지식재산 전문변호사 말에 따르면 국내에 먼저 등록한 해외특허 무효율이 높은 주된 이유에 단순한 번역 오류는 포함되지 않는다. 대신 기재내용이나 발명의 구성이 불명확한 경우, 그리고 지시대상이 불명확해 발명의 구성이 불분명한 경우가 주원인이다. 그리고 선행기술 특허정보조사가 미흡한 점도 특허무효율을 높인다.

따라서 이러한 부분은 로스쿨 단계부터 체계적으로 익히고 실무수습 단계에서도 경험을 쌓을 수 있는 제도적 시스템 구축이 필요하다. 이러한 노력이야말로 지식재산산업의 국제 경쟁력을 제고하기 위해 범국가 차원에서 지원할 기본 의무와 역할이다.

※상세 내용은 IP노믹스 홈페이지(www.ipnomics.co.kr )에서 확인할 수 있습니다.

변호사 김승열 대한중재인협회 수석부협회장(차기회장지명인) ksy@lawksy.com