미국 특허심판원(PTAB)이 특허무효심판(IPR) 위헌성 다툼에 이어 또 다른 도전에 직면했다. 다국적 제약사 엘러간이 미국 원주민의 주권보호를 이용해 IPR 회피 전략을 사용했다.
뉴욕타임스 등 외신이 8일(현지시간) 보도한 바에 따르면 엘러간은 자사 약물특허를 분쟁에서 보호하기 위해 미국 원주민 부족 중 하나인 뉴욕시의 '세인트 레지스 모호크 부족(이하 부족)'에 자사 미국 특허권을 양도했다. 엘러간은 안질환 치료제인 레스타시스 0.05%와 관련된 식품의약국(FDA) 약효동등성 평가 목록집 '오렌지북'에 등록된 특허 6건(US8629111, 8633162, 8642556, 8648048, 8685930, 9248191)과 독점사용권을 넘겼다.
엘러간은 협약에 따라 부족에 1375만달러(약 160억원)를 지급한다. 부족은 엘러간에 특허 사용권을 부여하고, 연간 로열티 1500만달러(약 170억원)를 받는다.
이 계약 핵심은 부족이 IPR 등에서 '주권면제'를 주장하는 점이다. 지난 2월 특허심판원은 연방주 소속 주립대학과 기업 등이 보유한 특허가 주권면제에 해당한다는 이유로 IPR 청구를 기각했다. 주권면제란 특정국 재산은 타국 재판소가 관할할 수 없다는 의미로, 연방국인 미국에서 특정 주 조직은 연방 재판관할권을 따르지 않는 것으로 풀이된다.
미국 정부로부터 별도 주권을 보장받는 원주민도 주립대학처럼 주권면제 대상일 가능성이 크다. 부족 대변인 데일 화이트는 “미국 원주민은 주보다 강한 주권을 갖고 있다”고 설명했다. 부족 주권면제가 인정되면 심판원은 엘러간이 부족에 양도한 특허 무효 여부를 판단할 수 없다. 엘러간은 “주권면제에 관한 판례법을 철저하게 검토했다”고 밝혔다.
다만 주권면제는 IPR에만 적용되고 연방법원 판단에는 아무런 영향이 없다. 브렌트 사운더스 엘러간 최고경영자는 “(연방법원과 특허심판원) 이중 위험을 피하기로 결정했다”고 밝혔다. IPR는 주권면제로 방어하고 특허 무효 여부는 연방법원에서만 다투겠다는 의미다.
영국 특허전문지 아이에이엠(IAM) 기고가 조프 와일드는 “이번 계약이 유효하면 다른 특허권자도 원주민 부족과 계약을 체결해 IPR로 인한 불확실성을 제거하려들 것”이라고 우려했다.
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신명진 IP노믹스 기자 mjshin@etnews.com
