[SBA 칼럼] 중국 진출을 위한 상표권 확보 전략-

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해움특허법인 정진길 변리사
<해움특허법인 정진길 변리사>

해움특허법인 정진길 변리사

중국의 상표제도는 우리나라와 마찬가지로 ‘선출원주의’를 택하고 있다. 먼저 사용하는 사람에게 권리를 부여하는 것이 아닌, 먼저 상표출원한 사람에게 권리를 부여하는 제도이다. 이러한 ‘선출원주의’로 인하여 실제로 상표를 사용하지 않는 사람도 상표출원 및 등록이 가능하므로 타인 상표를 손쉽게 도용할 수 있는 것이다.

현재 중국에서는 국내기업의 상표가 도용되는 경우가 상당히 많고, 상표가 도용되었음을 발견하고 이를 해결하고자 하는 경우 일반적으로 많은 비용과 시간이 소요된다. 나아가, 해결이 불가능하여 상표를 변경해야 하는 사례도 심심치 않게 발견할 수 있다.

이에 중국에서의 상표도용으로 인하여 우리기업들이 피해를 입지 않기를 바라는 마음을 담아 대응전략 및 예방전략에 대하여 서술하고자 한다.

다른 업자의 상표를 먼저 상표출원하여 등록받은 후, 그 업자 또는 제3자에게 상표권을 판매하여 경제적인 이득을 취하고자 하는 자를 ‘상표브로커’라고 하는데, 이러한 상표브로커가 가장 활개를 치고 있는 국가가 중국이다. 중국에서의 상표브로커의 유형을 분류해보면 다음과 같다.

가장 전문적인 브로커의 유형은 “기업형 브로커”이다. 이들은 국내기업의 상표뿐만 아니라 해외의 유명 상표들 중에서 아직 중국에 상표출원이 되어 있지 않은 것을 파악하여 대량으로 출원을 하는 업체들이다. 중국에서 상표도용을 당하고 나서 도용한 출원인의 명칭으로 중국 상표국 데이터베이스에서 검색을 해보면 동일한 출원인이 상표를 수백 개씩 가지고 있는 경우가 종종 있는데, 이러한 업체들이 바로 기업형 브로커이다.

최근 중국 상표국 및 평심위원회에서 도용상표의 등록을 보다 적극적으로 차단하고자 노력하고 있는데, 이러한 심사 및 심판 경향 하에서 동일한 출원인 이름으로 수백 개씩 상표를 가지고 있으면 거절 또는 무효가 될 가능성이 비교적 높음, 기업형 브로커들도 이러한 사실을 잘 알고 있기 때문에 관계자가 대표 또는 사내이사인 별도의 법인을 설립하여 그 법인의 명의로 상표출원을 하는 등 지능적인 상표출원의 양태를 보여주고 있다.

불행 중 다행인 점은 기업형 브로커는 상표의 매매를 통한 수익 창출을 목적으로 하고 있는 경우가 대부분이어서, 이들에 의하여 도용된 상표가 등록되면 일정한 대가를 지불하고 상표를 양도받아 되찾을 수 있을 가능성이 다른 유형의 상표도용에 비하여 상대적으로 높은 편이다.

다음으로는 “특수관계인”에 의한 상표도용이다. 국내기업이 중국에 사업을 진출하기 위해서 중국 현지의 업체(거래처)와 계약을 맺는 경우가 많다. 이러한 계약 과정에서 국내기업이 중국에 아직 상표출원을 하지 않은 것을 알게 된 중국 현지의 거래처가 상표출원을 먼저 해버리는 경우이다. 이들은 상표권을 가지고 있음을 무기로 하여 국내기업에게 독점적 유통계약 체결 또는 갱신을 요구하는 행태를 보이기도 하여 전형적으로 괘씸한 유형의 브로커이다.

한편, 현지 거래처가 직접 출원하지 않고, 거래처의 직원이 개인 명의로 출원하기도 하는데, 이 경우에는 국내기업과 그 출원인의 계약관계가 직접적으로 존재하지 않는 상황이므로 상표의 등록을 저지시키거나 등록 후 무효 시키는 것이 어렵다.

마지막으로 “현지 소매상”에 의한 도용이다. K-POP 및 한류드라마의 인기가 날로 치솟으면서 K-beauty, K-fashion, K-food에 대한 중국 수요자들의 관심이 매우 높아지고 있다. 이에 따라 중국에서 국내기업 화장품, 패션, 식품을 전문적으로 판매하는 소매상들이 상당히 증가하게 되었는데, 이러한 소매상들이 국내기업의 상표를 먼저 도용하는 경우이다.

이들은 한국에서의 제품 출시 소식 등을 눈여겨보다가 신규 브랜드가 런칭되면 이를 바로 중국에 상표출원을 하기도 한다. 현지 소매상은 자신의 상품 판매와 관련하여 상표권을 보유해두고자 하는 것이어서 추후 양도협상 등에 응하지 않는 경우가 많아 상표권을 회복하기 쉽지 않다.

이상에서 상표도용을 주체적 관점, 즉 브로커 유형을 기준으로 분류해보았다면, 아래에서는 상표도용의 유형을 객체적 관점, 즉 상표등록 대상을 기준으로 분류해본다.

먼저, 국내기업이 권리확보를 하지 않은 ‘상표의 유형’에 대한 도용이다. 국내기업이 영문상표에 대해서만 중국에 상표를 출원하고 중문상표를 출원하지 않았다면 상표브로커는 중문상표를 도용해가는 것이 대표적이다. 이를 대비하기 위하여 국내기업이 영문 및 중문상표를 모두 출원하면, 브로커들은 한글상표를 도용한 다음 실제 매장에 한글을 표시하여 사용하기도 한다.

중국 수요자들이 한글을 읽지 못하더라도 한류열풍으로 인하여 유명한 브랜드라면 ‘한글’을 인식하며, 그러한 한글 브랜드가 상품이나 서비스 제공장소의 간판 등에 표시되어 있으면 한국의 기업과 계약을 맺은 정식업자라고 생각하게 되므로 수요자들의 구매를 유도하는 효과가 있어, 한글상표에 대한 등록도 받는 것이다. 또한, 문자에 대해서는 완벽하게 권리를 확보하였더라도 로고 부분이 도용당하기도 한다. 상표브로커들이 상표를 도용할 때는 완전히 동일하게 출원하는 경우보다는 상표를 살짝 변형하거나 다른 문자들을 조합하여 출원하는 경우가 훨씬 많다.

다음으로 국내기업이 권리확보를 하지 않은 ‘상품류’에 대한 도용이다. 적절한 법률적 조언을 받지 못한 국내기업들이 중국에 상표출원을 할 때, 출원시점에 사용하고 있는 상품에 대해서만 출원을 하면 충분하다고 생각한다. 예를 들어, 의류업체라면 제25류의 ‘의류’에만 상표를 출원하는 것이다. 하지만, 사용상품에 대해서만 등록을 받는다면, 상표브로커가 하기와 같은 공백분야를 공략하여 상표를 등록받는 것을 막을 수가 없다.

A. 동일한 상품류에 속하지만 중국 실무상 유사군이 다른 상품(예: 신발, 모자)
B. 관련성이 있는 상품이지만 다른 상품류에 속하는 상품(예: 제18류의 가방, 지갑)
C. 의류판매 온라인몰/오프라인매장에의 사용을 위한 제35류의 ‘타인을 위한 판매대행업’
D. 패션과 관련된 다른 서비스업(예: 제42류의 의류디자인업)

이하 상표브로커를 어떠한 유형으로 구분할 수 있고, 어떠한 방식으로 상표를 도용하는지 살펴 보았다. 위와 같은 상표브로거의 상표도용에 대한 대응 및 예방전략에 대하여 다음 칼럼에서 제시하고자 한다.