[IP노믹스]<특별기획/특허강국으로 가는 길><칼럼>이선희 美변호사 "특허권자는 왜 美법원으로 갈까"

◇들어가는 말

16억7000만달러(약 1조8000억원).

지난 2009년 미국 텍사스동부지방법원 배심원단이 애보트 래버러토리즈가 판매하던 류마티스 치료제 `휴미라`가 센토코 올소 바이오텍 등이 보유한 특허를 고의침해했다고 평결하며 인정한 손해배상액이다. 현재까지 미국 1심 법원이 결정한 배상액 중 가장 많다.

이선희 수그루 마이온 미국변호사 sxlee@sughrue.com
<이선희 수그루 마이온 미국변호사 sxlee@sughrue.com>

컨설팅업체 PwC의 `2016 특허침해연구보고서`에 따르면 지난해 미국 1심 법원이 결정한 특허침해배상액 중앙값은 1020만달러(약 115억원)다. 반면 한국지식재산연구원의 `2015년 한국 특허침해소송제도에서의 소송 남용 규제에 대한 타당성 검토` 보고서를 보면 2009~2013년 한국 법원이 인용한 손해배상액 중앙값은 약 6000만원이다. 반면 미국 법원에서 2011~2015년 사이 인용한 배상액 중앙값은 80억원가량이다. 지난해 중앙값은 110억원을 넘어선다.

이처럼 배상액 규모, 기술이전 또는 실시계약으로 받는 실시료 등을 기준으로 판단하면 미국특허의 경제적 가치는 한국특허의 133배 수준이다. 통계에 기반해 거칠게 말하면 그렇다는 얘기다.

한국은 특허출원 건수에서 중국과 미국, 일본에 이어 세계 4위다. 세계지식재산권기구(WIPO)에서 발행한 `2016 글로벌 혁신지수`에서 전체혁신지수가 11위를 기록하기도 했다. 한국이 해외 특허출원을 많이 한 영향이 큰 것으로 풀이된다.

국내외 특허출원 건수, 인구 대비 특허출원에서 상위권을 기록한 것 외에도 한국은 미국·유럽·일본·중국 특허청과 함께 세계 지식재산권(IP) 정책·협력을 선도하는 IP5 회원국이다. 양적 측면에서 특허강국이라는 의미다. 하지만 특허침해로 보상받는 배상액, 그리고 등록특허 대비 권리행사(특허침해소송비율) 등 활용 면에서 한국특허의 경제적 가치는 미국특허의 1%에도 미치지 못한다. 물론 기술우수성 같은 요인은 제외한 결과다.

한국에서 특허침해소송이 적고 손해배상액이 낮은 부분에 대해서는 한국 특허청에 출원되는 기술선진도와 시장성·실용성이 미국특허에 비해 뒤처지는 것인지, 또는 권리범위가 좁거나 무효사유가 있는 부실특허가 많은지, 제조업 국외이전과 상대적으로 작은 시장규모의 영향인지 등 여러 원인을 생각할 수 있지만 이 글에서는 특허침해소송 측면만 살펴보겠다.

◇”외국인의 한국특허 출원 감소세”

미국 특허청의 특허출원(디자인특허 제외) 건수는 한해 약 60만건이다. 그 중 51%는 외국인 출원이다. 외국인 출원 비중은 △1965년 24% △1995년 42% △2015년 51% 등으로 외국인 출원이 꾸준히 늘고 있다.

반면 한국 특허청 자료에 따르면 2015년 한국 특허출원 건수는 약 21만건이고, 이 가운데 20%가량이 외국인 출원이다. 2010년 외국인 출원 29%와 비교하면 5년이라는 짧은 기간 동안 30%가까이 감소했다. 삼성과 LG가 세계적 브랜드로 떠오르고, 미국에서 수많은 특허침해소송을 하고 있으며, 유럽·아시아·남미에서 한류 상품이 뜨는데, 왜 한국은 특허권자 입장에서 굳이 특허를 출원할 필요가 없는 나라로 변해가는 것일까?

특허출원은 일종의 보험이기도 하고, 투자이기도 하다. 제3자의 특허침해문제가 발생했을 때 특허로 협상할 기회가 있다는 점에서 보험 성격이 있다. 또 내 특허기술이 필요하거나 특허침해를 피하기 위해 제3자가 실시허락을 원하는 경우나, 투자를 유치하거나 회사를 매각할 때 특허가 가치를 높인다는 점에서 투자 성격도 있다. 특허 활용 가능성 측면에서 볼 때 출원된 특허가 충실한 심사를 거쳐 합리적 범위에서 권리가 설정되고, 등록된 특허는 제3자의 침해가 발생할 경우 정당한 보상을 받을 수 있다는 믿음이 있어야 특허의 투자·경제적 가치가 존재한다. 특허 획득으로 기술우수성을 입증하고 시장경쟁력을 높이는 점도 특허가치에 포함할 수 있지만 특허권이 배타적인 권리임을 생각하면 특허의 진정한 가치는 특허침해소송에서 특허권이 다루어지는 방법에서 찾을 수 있다.

2015년 미국 특허청에 등록된 특허는 30만여건, 연방지법에 제기된 특허침해소송은 5600여건이다. 특허침해소송은 2013년에는 7000여건, 2014년에는 5750여건이었다. 반면, 한국에서 등록된 특허는 2013년 13만여건에서 2015년 10만1000여건으로 줄었다. 특허침해소송은 2009~2013년 사이 연평균 70~80건이 제기됐다.

특허 한 건이 여러 특허침해소송 대상이 될 수 있고, 특허침해소송 사건 하나에 특허 여러 건이 소송대상이 될 수 있다는 점을 감안하면 소송대상이 된 특허 수를 정확히 파악하는 것은 어렵다. 하지만 미국에서는 전체 등록특허 중 대략 2%가 침해소송대상이 되고, 한국에서는 0.06~0.08%의 특허가 사용되는 것으로 추정된다. 특허침해소송이 특허권 활용의 중요 수단이라는 점에서 한국특허 활용률은 미국보다 현저히 떨어진다. 기업합병이나 취득, 기술이전·거래, 실시허락 등에서 특허가 중요한 역할을 하기 때문에 미국의 특허활용률은 침해소송비율로 산출한 것보다 훨씬 높다.

한국 특허침해소송 통계를 보면 한국특허의 경제적 가치가 낮은 이유를 쉽게 알 수 있다. 2009~2013년 사이 한국 지방법원에서 최종판결을 받은 특허침해소송에서 특허권자의 승률은 가처분신청이 22~26%, 본안소송이 12~21%다.

반면, 1996~2015년 사이 미국 내 전체적인 특허권자 승소율은 특허발명을 실시하는 특허권자(제조업체 등)는 35%, 특허발명을 직접 실시하지 않는 특허권자(NPE: 대학교, 개인발명가, 특허전문관리회사 등)는 35%다. 하지만 1심 지법 소송에서 심리까지 진행한 뒤 침해여부가 결정된 경우에는 승소율이 각각 66%와 61%다. 배심원이 침해 여부를 결정하면 승소율은 각각 77%, 71%까지 치솟는다.

다른 이유도 있겠지만, 배상액 규모와 특허권자 승소율을 비교하면 한국특허의 경제적 가치는 더 떨어진다. 외국인의 한국특허 출원이 감소하는 이유도 쉽게 추측할 수 있다.

미국 연방항소법원
<미국 연방항소법원>

◇미국 특허침해소송 손해배상액 산정

물론 배상액 규모는 여러 요인에 따라 달라진다. 대부분 산업에서 미국보다 시장규모가 작은 우리나라에서 특허침해에 따른 경제손실도 적을 수 있다. 하지만 지난해 우리나라 GDP는 1조3770억달러, 1인당 GDP는 3만6511달러, 인구는 5000만명이다. 미국은 차례로 17조9470억달러, 5만5805달러, 3억2000만명이다. 이러한 수치를 감안하면 단지 시장이 작다는 이유만으로 특허침해배상액이 미국의 1%에도 못 미친다는 점이 충분히 설명되지는 않는다.

그렇다면 미국 법원은 특허침해 손해배상액을 어떻게 정하는가?

미국 특허법 284조는 특허침해 손해배상액이 합리적인 실시료와 법원이 정한 이자 및 경비를 더한 액수보다 적어서는 안 된다고 규정하고 있다. 따라서 합리적인 실시료가 배상액의 최저기준이 되고, 특허권자의 입증 여부에 따라 일실이익을 배상액으로 정하거나, 실시료와 일실이익을 함께 사용해 정할 수 있다. 2006~2015년 사이 특허품을 제조·판매한 특허권자에게 인정된 손해배상액은 전체의 대략 60%가 합리적인 실시료를, 21%가 일실이익을 사용했다. 나머지 18%는 실시료와 일실이익을 혼합 산출할 것으로 알려졌다. 일실이익을 사용한 방법이 손해배상액 액수 면에서는 클 수 있지만, 시장에 대체품이 있으면 특허권자 손실이 침해에 의한 것이라는 점을 입증하기 쉽지 않다. 또 일실이익을 계산하기 위해 영업이익과 순이익 등 특허권자가 가격 정보를 공개해야 하기 때문에 특허권자가 합리적인 실시료 산출을 선호하는 경우도 있다.

손해배상액은 전문가 증언을 바탕으로 배심원이나 판사가 정한다. 특허법 284조에서 “전문가 증언의 도움을 받을 수 있다”고 했기 때문에 배상액을 산정한 전문가 증언이 법정에서 받아들여지지 않았다고 해서 배상액 자체를 인정하지 않을 수는 없다. 이는 지난 2003년 다우케미컬과 미인더스트리의 연방순회항소법원(CAFC) 판결에서 찾아볼 수 있다. 일실이익이든 합리적인 실시료든 관계없이 손해액 산정은 쉽지 않고 당사자가 첨예하게 대립하는 것이 일반적이기 때문에, 보통 배상액을 산출한 전문가 증언 채택 여부와 관련해 많은 다툼이 있다. 1993년 미국 대법원이 도버트-메릴다우팜스 사건에서 마련한 전문가 증언 채택 기준(Daubert expert standard)에 따라 배상액 산출법와 근거, 결과 등이 특허발명 및 침해와 관련성이 있어야 하고, 신뢰할 만한(relevant and reliable) 것인지 판사가 판단해 증거 채택 여부를 결정한다.

합리적 실시료를 기준으로 한 배상액은 실시료율에 기준가를 곱해 결정한다. 배상액 전문가 증언은 실시료율을 어떤 근거에 따라 어떤 값으로 정하고, 기준가 역시 어떤 근거와 값을 사용했는지 설명하고 입증해야 한다. 덧붙여서, 침해가 발생한 시점부터 손해배상을 요구하는 마지막 시점까지 있었던 침해품 판매수와 판매가를 산정해야 한다.

실시료율은 침해가 처음 일어난 시점을 기준으로 특허권자인 원고와 피고가 실시료 협상을 하는 상황을 가정하고 해당 기술을 사용하는 시장상황을 고려해 결정한다. 자세하게는 지난 1970년 조지아퍼시픽과 플라이우드 사건에서 사건에서 열거된 15가지의 `조지아퍼시픽 요소`를 고려한다. 해당 특허에 이미 적용된 실시료율이 있는지, 실시권자가 유사특허에 이미 지불하는 실시료율이 있는지, 실시허락 조건, 시장에 대체기술이 있는지, 특허기술이 구현된 부품을 포함하는 제품과 함께 관련 제품을 함께 판매할 수 있는지 등을 고려한다. 따라서 시장전문가와 회계전문가가 필요하다. 순이익의 25%를 평균 실시료율, 40%를 고급 실시료율로 사용하는 것이 관련 기술 산업 분야에서 통상적이므로, 25%를 실시료율로 사용했다는 배상액 전문가 증언에 대해 25%를 실시료율로 삼은 기준이 충분하지 않다며 채택하지 않는 판결도 있다.

실시료율과 함께 기준가를 정해야 하는데, 특허가 구현된 최종 제품의 전체가치를 기준으로 하거나 특허가 구현된 부분이 전체가치에서 차지하는 비율을 기준가로 정한다. 전자의 경우는 특허 받은 특징이 구현되었기 때문에 소비자들이 구매하고 제품 시장가격이 특허기술 때문에 정해질 수 있었다고 하는 것을 특허권자가 입증할 책임이 있어 최근에는 자주 적용되지 않고, 후자가 많이 적용된다. 하지만 특허기술이 제품 전체가치에서 차지하는 비율을 결정해야 하기 때문에 시장전문가 혹은 회계사뿐만 아니라 기술전문가 증언도 배상액 산정을 위한 보고서에 포함하는 것이 바람직하거나 필요하다.

한국 특허법원
<한국 특허법원>

◇한국이 글로벌 IP 활용의 중심이 되려면

포천(Fortune) 500대 기업이 보유한 자산의 80%가량은 특허 등 무형자산이다. 전문적으로 IP만 관리하는 기업이 늘고 있고, 특허권 라이선스 또는 침해소송으로 거액의 돈을 거머쥔 미국 대학교 특허권자도 다수다. 또한 국제협력으로 이뤄지는 발명이나 사업이 늘고 있어서, 향후 여러 나라에 걸친 특허분쟁을 한 곳의 관할을 통해 해결하려는 요구가 늘어날 것이라는 예측도 있다. 이들이 한국에 와서 분쟁을 해결하도록 만들 방법은 무엇일까?

마크 렘리 스탠포드대 교수가 지난 2010년 발표한 연구에 따르면, 미국에서 특허권자가 특허침해제소를 어느 법원에 제기할 것인지 결정할 때 적용하는 주요 세 가지 요소는 승소가능성이 높은 곳, 심리까지 소송이 진행될 가능성이 높은 곳(해당 법원 판사가 약식재판 절차 등을 활용한 소송 조기종결이 적어 소송이 배심원 심리까지 진행될 확률), 마지막으로 심리를 얼마나 빨리 시작할 수 있는지 등이다. 다시 말해 승소가능성이 높을수록, 배심원이 특허침해평결을 내릴 가능성이 높을수록, 그리고 소송 개시 후 심리가 신속하게 시작될수록 특허권자에게는 유리한 관할이라는 의미다.

법에 의해 배심심리가 허용되지 않고 가능한 소송을 느리게 진행하는 것을 선호하는 해치-왁스만법 약식신약신청(Hatch-Waxman ANDA) 소송 같이 예외적인 경우를 제외하면, 배심평결로 특허침해 여부가 결정되면 특허권자가 승소하는 확률이 70%를 상회하고, 심리가 빨리 시작될수록 준비가 부족한 피고에게 불리하기 때문이다.

텍사스동부지법이 있는 마셜 지역은 관광거리도 별로 없고 교통도 불편한 아주 작은 마을에 불과하다. 2만5000여 가구가 거주하고 주민 이동도 거의 없다. 이곳이 특허권 행사의 성지처럼 떠오른 것은 바로 특허권자가 유리하게 침해소송을 할 수 있기 때문이다. 1990년대 중반 텍사스 인스트루먼트가 이곳에 침해소송을 제기해 승소하고, 1999년 워드 판사가 부임 후 `로켓도켓` 규정을 만들어 소송을 신속하게 진행하면서 이 작은 마을의 법원이 특허권자들의 관심을 끌기 시작했다. 또 지역 주민으로 구성되는 배심원을 잘 아는 지역 변호사들이 특허권자 관할지역 변호사로 심리를 진행하면서, 특허권자에게 유리한 법원이라는 명성을 얻기 시작했다. 2002년에 32건이었던 특허침해사건 수는 2006년 약 250건, 2013년엔 약 1500건으로 증가했다.

미국 텍사스동부지법에 특허권자 소송이 몰리는 것은 이 법원 배심원들이 다른 관할 배심원보다 특허법이나 기술을 더 잘 알거나, 판사들이 기술을 더 잘 이해해서가 아니다. 특허권자 입장에서 소송이 빨리 진행되고 심리까지 가면 이길 확률이 높아서 침해소송을 시작했을 때 유리한 상황에서 조기협상을 이끌어낼 수 있는 가능성이 크기 때문이다.

텍사스동부지법은 특허권자 승소율이 54%로 미국 내에서 가장 높고, 손해배상액 중앙값은 약 100억원으로 5위다. 이 법원이 처리하는 특허침해소송의 40%가량은 NPE 특허권자가 제소한 사건이다. 물론 텍사스동부지법의 평결이나 판결을 연방순회항소법원(CAFC)이 항상 지지하는 것은 아니다. 또 최근 통계에 따르면 텍사스동부지법보다 특허권자 승소율이 높고 소송진행이 더 신속하며 배상액 규모가 더 큰 법원도 생겼지만 기존 명성 때문인지 아직 침해소송 제소가 줄지는 않고 있다. 2015년 통계에 따르면 텍사스동부지법의 평균소송기간은 2년이 넘어서 미국 내 평균소송기간과 큰 차이가 없는 것이 사실이다.

렘리 교수의 보고서나 텍사스동부지법의 경험은 한국 법원이 특허침해소송을 유치하기 위해서 무엇을 준비해야 할 것인지에 대해 어느 정도 지침이 된다. 특허권자가 원하는 것이 무엇이고, 이를 어떻게 충족할 수 있는지 생각하는 것이 우선이다.

어떤 관할의 법원이 특허권자에게 특허침해소송을 시작하기 위해 선택하고픈 관할이 되려면 특허청에서 등록한 충실한 심사를 거친 유효한 권리라고 추정했을 때, 다른 관할 법원과 비교한 해당 관할 법원의 특허권자 승소율과 배상액 규모, 침해 입증을 위한 증거에 편리하게 접근하고 수집할 수 있는지 여부, 소송 절차의 객관성과 투명성 등이 필요하다.

먼저 배상액과 관련해서는 한국 시장규모나 경제수준에 비춰 합리적이고 적정한 수준의 침해배상액이 산정되도록 하고, 신뢰성과 타당성을 갖는 배상액을 산정할 수 있는 전문가를 키워야 한다. 그런데 전문가는 단지 지식 주입이 아니라 경험으로 길러지기 때문에, 법원에서 배상액 판정과 관련한 엄격하면서도 합리적인 기준을 마련하고 기준을 지키는 것이 필요하다.

증거수집과 관련해 제한적인 증거개시(디스커버리)를 허용하는 것도 고민해볼만하다. 예를 들어, 미국 특허청 항고심판원 절차에서는 특허성 혹은 선발명과 관련해 일반 증거에 덧붙여 전문가 증언이나 발명자 증언이 사용되는데, 서면을 통한 선언서 형태로 증언을 제출하고 그 내용 범위 안에서 상대방 변호사들이 녹취(deposition)를 허용한다. 그리고 영업비밀이라 하더라도, 특허침해입증에 필요한 증거가 된다면 공중에는 공개하지 않는 형태로 제출하고 판사만 볼 수 있도록 하는 등 제한을 두면서 제출의무를 부과할 수 있다.

미국특허소송에 들어가는 비용은 미국 특허변호사협회가 발표한 `2015년 이코노믹서베이`에서 알 수 있다. 1심을 모두 마치는데 소송가액이 10억~100억원인 경우 변호사 평균비용은 20억원, 소송가액이 100억~250억원인 경우 변호사 평균비용은 40억원 정도이다. 물론 소송전략에 따라 평균 변호사비용보다 훨씬 많은 금액이 필요하기도 하지만, 소송비용이 소송가액보다 높은 소송전략을 사용하지는 않는다. 미국의 높은 특허소송비용에 대해서는 지나치게 광범위한 증거개시 때문이라는 비판이 있었다. 이 때문에 증거개시 범위를 제한하고, 법원에 제출되는 소장 기재요건을 강화하는 민사소송법 개정이 있었다. 또 부실한 특허무효를 다툴 수 있는 IPR와 PGR 절차를 도입했지만, 소송비용이 줄어들 징후는 전혀 보이지 않는다. IPR나 PGR 때문에 오히려 소송전략이 더 복잡해지고 소송 초기에 더 많은 비용이 든다는 비판도 있다.

랜들 레이더 전 CAFC 법원장은 비공식적으로 “한국 법원이 소송의 신속성, 법원 결정의 공정성·효율성에서 우수하다”고 언급한 적이 있다. 배상액이 상대적으로 작을 수밖에 없다고 하더라도, 충분한 증거와 투명한 절차로 결정된 한국 법원의 침해여부 판결과 특허 유무효 판결이 다른 관할의 결과를 예측하는데 사용될 수 있다면, 소송비용이 훨씬 적게 드는 한국 법원 소송이 매력적으로 보이지 않을까 생각해본다.

※상세 내용은 IP노믹스 홈페이지(www.ipnomics.co.kr )에서 확인할 수 있습니다.

이선희 수그루 마이온 미국변호사 sxlee@sughrue.com