미국 특허 소송에서 배상액이 손해액 세 배까지 늘어나는 고의 침해 요건이 지난해 완화된 이후 현지에서 조금씩 변화가 나타나고 있다는 분석이 나왔다. 징벌적 손해배상 부담이 커져 한국 기업도 대비가 필요할 전망이다.
25일 한국전자정보통신산업진흥회(KEA) 특허지원센터는 지난해 미 연방대법원이 특허 고의 침해 요건을 낮추고 지방법원 재량권을 넓게 인정한 뒤 특허 소송에 변화가 조금씩 나타나고 있고 앞으로도 영향이 있을 것으로 내다봤다.
◇지난해 美특허소송 고의침해 기준 완화
단초는 지난해 6월에 나왔다. 미 대법원은 당시 할로와 펄스 간, 스트라이커와 짐머 간 특허 소송 판결에서 그간 고의 특허 침해 판단을 가로막았던 '2단계 고의성 평가'를 폐지했다. 또 특허권자 입증 책임을 줄이고 지방법원 재량을 폭넓게 인정했다.
2007년 연방항소법원 시게이트 판례에서 비롯된 '2단계 고의성 평가'는 객관적으로 봤을 때 피고가 특허를 침해할 가능성이 컸다는 '객관적 부주의'(1단계)와, 침해 여부를 인지하는 '주관적 인식'(2단계) 등을 차례로 고려하도록 해 특허권자에게 불리하다는 평가가 나왔다. 특허권자가 침해자의 객관적 부주의 입증에 실패해 고의 침해를 인정받지 못하는 사례가 많았기 때문이다.
지난해 대법원은 관련 판결에서 이러한 객관적인 부주의 여부와 무관하게 특허를 고의 침해했다고 판단되면 징벌적 배상액을 부과해야 한다고 밝혔다. 또 특허법 284조가 지방법원에 많은 배상액을 부과할 권한을 부여했다며 지방법원 재량을 폭넓게 인정했다. 동시에 특허권자 입증 책임도 “명백하고 확실할 만한 증거”에서 “우세한 증거”로 완화했다.
◇美진출 기업, 미리 준비를
대법원이 특허권자 입증 책임을 줄이고 지방법원 재량권을 넓게 인정해 징벌적 손해배상 위험이 커져 한국 기업도 대비가 필요할 전망이다. 제품 개발부터 특허 분석·회피에 신경 쓰고 소송에 대비한 법률의견서를 확보하는 등의 준비가 필요하다는 것이 업계 조언이다.
KEA는 “이미 할로 및 스트라이커 판결 직후 미국 법원에서 '특허 고의 침해가 없다'고 인정한 약식판결이 감소했다는 보고가 나왔다”면서 “항소법원이 지방법원 증액 손해배상 판단 결정을 다시 판단하라고 돌려보낸 사례가 나타나는 등 변화 조짐이 보인다”고 전했다.
이어 “법원이 특허침해자 과실을 판단할 때 침해 당시 피고 인식과 개별 상황을 고려한다”면서 “특허 소송에 연루되면 고의 침해가 아니라고 주장할 수 있는 여러 증거를 확보하는 것이 중요하다”고 설명했다. 또 “지방법원 재량이 확대돼 해당 법원 판사 성향이나 판결 이력 정보를 입수하는 것도 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.
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이기종 IP노믹스 기자 gjgj@etnews.com
