[SBA 칼럼] 특허분쟁 A to Z

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전용석 법무법인 주원 변호사
<전용석 법무법인 주원 변호사>

전용석 법무법인 주원 변호사

특허분쟁은 여러 절차가 동시에 진행되어, 어렵게 생각하시는 분들이 많습니다.
이번 칼럼에서는 특허분쟁 절차를 개관해 보겠습니다. 특허분쟁은 소송을 제기하기에 앞서 경고장을 발송하는 것으로 시작되는 경우가 많습니다.

이 글을 보시는 분들 중에는 경고장을 보내는 ‘특허권자’ 입장인 경우도 있고, 경고장을 받는 ‘방어자’ 입장인 경우도 있을 것입니다.

먼저 ‘특허권자’ 입장에서, 경쟁업체가 자신의 특허권을 침해하는 것으로 판단되면 특허침해 여부를 면밀히 검토해야 합니다.

검토 결과 특허침해로 판단되면 경고장을 작성하여 보내 볼 수 있습니다. 방어자가 그대로 특허침해를 인정한다면, 소송 없이도 큰 효과를 얻을 수 있습니다.
다만 경고장을 보내는 것도 신중하게 진행할 필요가 있습니다. 경고장의 발송이 업무방해로 평가되어 손해배상책임을 지게 될 수도 있습니다. 특히 방어자의 거래처에 보내는 경우에는 매우 조심해야 합니다.

다음으로 ‘방어자’ 입장에서, 경고장을 받게 되면 특허침해 여부를 꼼꼼히 검토해야 합니다. 검토 결과 비침해로 판단되면 그 이유를 구체적으로 기재하여 답변서를 보내면 됩니다.
몇 차례 내용증명을 주고받은 후에도 쌍방 간 협의가 되지 않으면 특허권자는 소송을 제기하게 됩니다. 여기서, 특허권자는 법원에 특허침해소송을 제기하거나 특허침해금지가처분을 신청할 수 있습니다.
침해행위를 긴급히 금지시킬 필요가 있는 경우에는 특허침해소송(본안소송)보다 신속히 진행되는 특허침해금지가처분을 신청하는 것이 좋습니다.

특허침해소송의 주요 청구취지는 더 이상 특허침해행위를 하지 말라는 ‘특허권침해금지청구’와 과거의 특허침해에 대한 ‘손해배상청구’입니다. 방어자(피고)의 주요 방어전략은 2가지입니다.
첫 번째는 자신의 제품이나 서비스가 특허권의 권리범위에 속하지 않으므로 특허침해에 해당하지 않는다는 항변입니다. 특허권의 권리범위는 청구항 해석을 통해 이루어지므로 이에 대한 공방이 이루어집니다.
두 번째는 특허가 무효이므로 특허침해에 해당하지 않는다는 항변입니다. 방어자(피고)는 특허권자(원고)의 특허보다 먼저 공지된 선행기술을 찾아 제시하며, 해당 특허는 선행기술로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이므로 진보성이 없어 무효라는 등의 ‘특허 무효 항변’을 합니다.

특허침해소송은 통상 서울중앙지방법원(1심), 특허법원(2심), 대법원(3심) 순으로 진행됩니다.
방어자는 특허침해소송에서 ‘특허 무효 항변’을 하는 동시에 특허심판원에 특허무효심판을 청구하는 경우가 많습니다. 더 나아가, 방어자는 선행기술을 제시하며 특허의 무효를 구하는 특허무효심판을 청구합니다.
특허심판원은 방어자의 무효청구가 이유 없다고 판단하면 청구기각심결(유효심결)을 하고, 이유 있다고 판단하면 청구인용심결(무효심결)을 합니다.
패소한 방어자는 유효심결의 취소를 구하는 소송을 특허법원에 제기할 수 있습니다. 새로운 선행발명을 추가하는 것이 좋습니다.

패소한 특허권자는 무효심결의 취소를 구하는 소송을 특허법원에 제기할 수 있습니다. 특허무효심판 절차는 특허심판원(편의상 ‘1심’이라 함), 특허법원(2심), 대법원(3심) 순으로 진행됩니다.

한편, 특허권자는 무효심결에 대한 2심 절차에서 그 특허 그대로 다시 한번 특허의 유효성을 주장할 수도 있지만, 자신이 없으면 특허정정심판을 청구할 수 있습니다. 정정을 통해 특허의 권리범위가 줄어드는 것을 감수하더라도 특허가 무효로 되는 것을 막고자 함입니다.

정정심판청구가 인용되어 정정심결이 확정되면 특허의 내용이 바뀌게 됩니다. 그렇다면, 이렇게 한참 무효심판 절차가 진행되는 와중에 특허가 정정되어 내용이 바뀌면 기존의 무효심판 절차는 어떻게 될까요?

무효심판 절차가 특허법원(2심) 절차 진행 중(정확히는 “2심 변론종결 전”) 정정심결이 확정된 경우, 특허법원은 정정된 특허를 기준으로 진보성 등 유효 여부를 판단합니다.
무효심판 절차가 대법원(3심) 절차 진행 중(정확히는 “2심 변론종결 후”) 정정심결이 확정된 경우에 대해서는 2020. 1. 22. 대법원의 입장이 변경되었습니다(2016후2522 전원합의체 판결).

기존에는 정정 전 특허를 심판대상으로 삼았던 특허법원(2심) 판결에 재심사유가 있다고 보아 2심 판결을 파기환송하였습니다. 그런데 이렇게 하면 불합리한 측면이 있었습니다.
방어자가 특허법원(2심)에서 특허가 무효라는 취지의 승소판결을 받고 한시름 놓고 있었는데, 특허권자가 상고를 하고 정정심결이 확정되면, 그 이유만으로 다시 특허법원(2심) 절차가 반복되는 것입니다.

이러한 절차 반복(소위 ‘캐치볼 현상’)에 대한 문제점이 제기되어 오던 가운데 대법원이 전원합의체 판결을 통해 입장을 변경한 것입니다.
즉, 무효심판 절차가 대법원(3심) 절차 진행 중(정확히는 “2심 변론종결 후”) 정정심결이 확정되더라도, 정정 전 특허를 심판대상으로 삼았던 2심 판결에 재심사유가 없다고 판결하며, 기존 입장을 변경하였습니다.

앞으로 특허권자 입장에서 정정심판을 청구할 계획이 있다면 미리미리 정정심판청구를 하여 무효심판 절차가 특허법원(2심) 진행 중일 때(정확히는 “2심 변론종결 전”) 정정심결이 확정되도록 해야 합니다.

또한, 특허침해자를 형사고소하는 방법도 있습니다. 검찰이 기소하면 형사 재판부에서 유/무죄 판단을 합니다. 요즘은 좀 달라지긴 했지만, 수사기관은 특허침해 인정에 다소 소극적인 입장이라고 볼 수 있습니다. 불기소처분하는 경우가 많습니다. 형사고소를 하기 전에 적절한 조치를 취해야 합니다.

한편, 다른 방향에서의 접근이기는 하지만, 방어자 입장에서 특허권자의 자기실시가 특허권 내용에 따른 것이 아니라고 주장하며 표시광고법 위반으로 공정거래위원회에 신고하는 고급 스킬도 있습니다. 쟁점은 다르지만 전선을 확대하는 효과가 있습니다.
소송은 전략입니다.

전략의 중요성은 절차가 복잡한 특허분쟁에서 더 두드러집니다. 적절한 소송전략을 수립하여 특허분쟁에서 승리하시기 바랍니다.