[신피터경섭의 글로벌 특허소송 A to Z]<6>예상 특허침해분쟁에 대한 올바른 예방전략

“변호사님, 우리 회사가 특허침해소송을 당할지 어떻게 알죠.”

한 강연에서 내가 받은 질문이었다. 찬바람이 불면 감기 예방주사를 맞으면 되지만 본인이 특허침해 분쟁대상이 될지, 된다면 셀 수 없이 많은 전 세계 특허 중에 어떤 것으로 될지, 그리고 그런 특허들의 소유권자는 누구인지 알 수가 없다.

반면에 객관적으로 생각해보면 본인이 특허침해 분쟁대상이 될지는 쉽게 판단할 수 있다. 우선 이미 형성된 기존 시장에 본인 제품을 출시한다면 해당 시장의 선점업체는 당연히 새로운 경쟁자의 진입을 막으려 하고 그 도구로써 FTA 시대에 무효한 관세가 아닌 특허를 사용한다.

본인이 신원과 현황을 가장 잘 알고 있는 경쟁자가 (특허괴물과의) 특허분쟁을 하고 있다면 본인에게도 특허분쟁이 일어날 확률이 크다. 외국산 경쟁제품을 국산화하겠다면 이 또한 곧 있을 국제특허분쟁의 신호로 보면 된다. 그런 사유는 경제규모 세계 14위인 대한민국에서 유통되는 외국산 제품의 대부분은 이미 한국특허 등록을 했기 때문이다.

국내업체들이 개발한 신기술·신제품은 기존 기술·제품의 개량 버전이고 기존 기술·제품의 상당수는 관련 특허가 있다. 즉 신기술·신제품의 출시 또한 특허분쟁 가능성에 대한 경종이다. 본인의 제품과 관련이 있는 어떤 특허의 거래가 (전 세계 어느 곳에서든지) 있었다면 특허분쟁의 시그널로 봐야 한다.

“특허분쟁이 예상되면 그 다음에 해야 할 일은 무엇입니까.”

다음 단계는 관련 특허 검색과 분석이다. 신원을 알고 있는 기존 시장 선점업체나 경쟁사 소유 또는 분쟁 중인 특허 검색은 상대적으로 쉽다. 하지만 본인의 신기술·신제품 관련 특허나 거래된 특허 또는 특허괴물들의 분쟁특허 검색은 지속적인 모니터링을 해야 알 수 있다. 검색할 특허는 표준필요특허, 표준특허, 핵심특허까지 포함해야 한다. 또 수많은 현존 신기술은 융합기술이라 관련 융합기술 특허도 빠트릴 수 없다.

침해 리스크가 있는 특허를 찾아내면 청구항 해석과 1차 침해가능성을 분석하고, 그 결과 침해가능으로 판단되면 관련 특허출원 심사경과기록과 소송기록을 토대로 2차 청구항 해석과 침해가능성을 분석해야 한다. 2차 분석에서도 침해가능으로 판단되면 쟁점특허의 무효화·비침해·권리행사 불가를 만들 수 있는 선행기술조사, 회피설계(design around), 특허 라이선싱 그리고 침해 기술·제품 폐기 또는 비등록 국가 수출 등 4가지 옵션을 선택할 수 있다.

예상 침해분쟁 대응이 가능하다면, 관련 자료로 유럽 특허권자가 애용하는 가처분과 세관조치에 대한 방어서면과, 미국 분쟁에 대한 특허무효 재검토·재심사·제3자 정보제공 등의 미국특허상표청을 통한 대응과 법원에 확인판결소송과 ITC 제소 대응 준비를 해야 한다.

선행기술조사에서 발견된 역제소(counter claim)가 가능한 제3의 특허매입을 고려할 수 있다.

특허 라이선싱은 가장 평화로운 분쟁해결 방법이지만 자칫하면 특허의 존재와 침해 사실을 알고도 불법을 행한 결과가 돼 징벌적 배상 지급판결의 증거로 사용될 수 있다. 또 로열티 액수와 지불 방식, 지역 등의 고려요소가 많기에 섣부른 제안은 자제하고 라이선싱 협상 전반에 관한 비밀협약(NDA)을 선행하는 것이 현명하다.

회피설계는 이론적으로는 최상의 옵션이지만 대기업이 아니면 현실적이지 않다. 왜냐하면 특허침해 회피를 위한 설계와 건설에 추가 경비 및 추가 개발기간이 발생하고, 회피설계로 개발한 기술·제품의 시장경쟁력과 기술적 진보가 수요성이 있는지 확신할 수 없기 때문이다. 이외에도 특허침해 인정으로 비춰질 수도 있다.

이렇게 용어도 어려운 특허 검색과 분석은 사내 연구원들에게 전담시킬 수 있겠지만, 연구원들은 기술·제품 개발 전문가이지 특허분쟁 전문가는 아니다. 또 특허분쟁 예방은 기술과 특허 두 분야뿐 아니라 국가별 분쟁예방 전략까지 수립할 수 있는 전문가들이 해야 한다. 이들은 주로 법무·특허법인의 특허전문가들 또는 전직 국내 대기업 IP임원들이다.

법무법인 바른·미국 특허변호사(Patent Attorney) peter.shin@barunlaw.com